瑞鵬資產(chǎn) 王婷   

當(dāng)前，世界主要國家都在密切關(guān)注新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革帶來的發(fā)展機(jī)遇，注意發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)對創(chuàng)新發(fā)展的引領(lǐng)和促進(jìn)作用。知識產(chǎn)權(quán)將產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的創(chuàng)新、研發(fā)、制造、營銷等有效聯(lián)結(jié)起來，既可以引領(lǐng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，又能夠推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

知識產(chǎn)權(quán)的高質(zhì)量創(chuàng)造是企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的基本內(nèi)涵，在企業(yè)融資和上市過程中，職務(wù)發(fā)明屬于企業(yè)高發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險區(qū)，若核心技術(shù)人員涉及在前任職單位的職務(wù)發(fā)明，將導(dǎo)致企業(yè)卷入知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛，對企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營造成重大不利影響。

一、職務(wù)發(fā)明的定義及認(rèn)定

依據(jù)《中華人民共和國專利法》（2020年修訂，以下簡稱《專利法》）第六條第一款規(guī)定：“執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位，申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。該單位可以依法處置其職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利和專利權(quán)，促進(jìn)相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造的實施和運用?！?/span>

根據(jù)《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》（2023年修訂，以下簡稱《專利法實施細(xì)則》）第十三條規(guī)定：“專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，是指：（一）在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造；（三）退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質(zhì)技術(shù)條件，是指本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對外公開的技術(shù)信息和資料等?！?/span>

二、職務(wù)發(fā)明的盡調(diào)問詢要點

毋庸置疑，知識產(chǎn)權(quán)系科創(chuàng)企業(yè)的核心競爭力，科研人員自主新設(shè)企業(yè)或直接、間接投資或任職的企業(yè)在融資、上市進(jìn)程中，往往被盡調(diào)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門要求披露核心技術(shù)人員的職務(wù)發(fā)明情況，并就相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)成果是否存在重大權(quán)屬糾紛予以說明。這涉及到發(fā)行人知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬清晰性，以及知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛、侵權(quán)糾紛發(fā)生的可能性，是盡調(diào)和監(jiān)管關(guān)注的重點。一般而言，重點關(guān)注以下幾個方面：

1.核心技術(shù)人員在上一家任職單位離職時間，在本單位作為發(fā)明人申請的專利是否屬于原單位的職務(wù)發(fā)明；

2.核心技術(shù)來源是否來自相關(guān)人員在其他機(jī)構(gòu)任職時的研究內(nèi)容、成果，發(fā)明創(chuàng)作；是否與在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)；核心技術(shù)人員是否與原任職單位簽署競業(yè)禁止協(xié)議和保密協(xié)議，是否存在侵犯原單位知識產(chǎn)權(quán)的情形；

3.職務(wù)發(fā)明是否與原單位單獨約定了權(quán)利歸屬；

4.職務(wù)發(fā)明是否存在潛在糾紛和風(fēng)險，是否存在相關(guān)專利權(quán)訴訟或糾紛，若存在，相關(guān)訴訟或糾紛是否已經(jīng)解決，解決的方案是什么，后續(xù)是否會對本單位的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

若本單位的核心技術(shù)或形成企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的專利被認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造而被卷入專利權(quán)屬糾紛之中，必將對企業(yè)的資產(chǎn)、技術(shù)獨立完整性和自主研發(fā)能力產(chǎn)生產(chǎn)生重大不利影響，影響本單位利用該項專利持續(xù)開展經(jīng)營。如進(jìn)一步導(dǎo)致其知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量不能滿足融資條件、上市標(biāo)準(zhǔn)的，還可能面臨著融資失敗或無法上市的窘境。如《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》第十二條規(guī)定：“發(fā)行人業(yè)務(wù)完整，具有直接面向市場獨立持續(xù)經(jīng)營的能力：（三）不存在涉及主要資產(chǎn)、核心技術(shù)、商標(biāo)等的重大權(quán)屬糾紛，重大償債風(fēng)險，重大擔(dān)保、訴訟、仲裁等或有事項，經(jīng)營環(huán)境已經(jīng)或者將要發(fā)生重大變化等對持續(xù)經(jīng)營有重大不利影響的事項”。

三、合規(guī)建議

企業(yè)在引進(jìn)核心技術(shù)人員時，需要做好相關(guān)職務(wù)發(fā)明風(fēng)險的提前規(guī)避，以盡量減少因職務(wù)發(fā)明對企業(yè)持續(xù)經(jīng)營造成的不利影響，具體可通過以下幾點予以考量：

1.核心技術(shù)人員是否與原任職單位簽署競業(yè)禁止協(xié)議、知識產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議、保密協(xié)議等；

2.核心技術(shù)人員任職經(jīng)歷，在本單位負(fù)責(zé)的技術(shù)領(lǐng)域和原任職單位負(fù)責(zé)的技術(shù)領(lǐng)域是否存在相似或相同；

3.前任職單位出具書面文件，證明該人員在本企業(yè)形成的知識產(chǎn)權(quán)與原任職單位無關(guān)；

4.通過網(wǎng)絡(luò)公開檢索核心技術(shù)人員是否存在相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)糾紛和訴訟。